编辑：张万军，江苏连云港东海县人，毕业于西南政法大学，法学博士，现任教内蒙古科技大学法学系，法学教授，内蒙古钢苑律师事务所律师。
入库编号：2025-09-2-159-001
入库日期：2025-06-12
关键词 民事 商标权权属、侵权 商标侵权 再次实施 惩罚性赔偿
基本案情
原告上海某环保设备有限公司诉称：原告享有第358846X号和第 866323X号“赛一”、第838090X号“SCIYEE”、第784775X号“SCII”、
第784778X号“SCIII”等注册商标专用权。原告发现在上海某重大基地项目中，被告上海某环境技术公司与招标方签订了自动加药装置等水处理设备物资采购合同，并向招标方销售了由被告常州某环境工程有限公司生产的假冒原告“赛一”品牌的水处理设备。原告认为，被告常州某环境工程有限公司自2012年起就一直刻意仿冒原告，攀附原告商誉，大量销售假冒伪劣商品，而且屡禁不止，且其曾向原告出具《承诺函》，明确表示不再侵犯原告的知识产权，如有再犯愿接受处罚。被告侵权恶意明显，情节严重，应当适用5倍惩罚性赔偿。据此，原告诉至法院请求判令两被告立即停止侵犯原告“赛一”“SCIYEE”“SCIII”商标权的行为；被告常州某环境工程公司赔偿原告经济损失人民币2149680元（币种下同）；被告上海某环境技术公司赔偿原告经济损失144000元；两被告连带赔偿原告支出的合理费用7万元。
被告常州某环境工程公司辩称：不同意原告的全部诉讼请求。其在上海某重大基地项目中仅提供了14台设备，且并未贴附伪造的制造商企业名称，（2021）苏04民终1309号判决书中亦认可其并不存在原告主张的侵害商标权的事实；其不存在侵害原告商标权的行为，不应承担侵权责任。
被告上海某环境技术公司辩称：不同意原告的诉讼请求。其向被告常州某环境工程公司采购设备时，合同已明确载明，要求采购的是原告的产品，而该公司在向其提供的发票上也写明提供的产品及厂家均为原告。后当其发现所采购设备并非原告产品时，及时向常州法院提起诉讼并要求该公司赔偿，故其不存在故意销售侵权产品的行为，不应承担侵权责任。
法院经审理查明： 2013年初，被告常州某环境公司作为原告与案外人诉讼案件的关联方，曾向原告出具《承诺函》，称对其所存在的商标侵权行为表示歉意，并表示不会再出现此类行为。该函件内容经当年法院生效判决确认。
2018年12月，原告经公证取证发现，在某重大项目基地施工现场存在大量未经许可使用与其注册商标相同或近似标识的水处理设备。 2020年12月，江苏省常州市某区法院就案外人诉常州某环境公司财产损害赔偿纠纷案作出生效裁判并认定了以下事实，上海某环境技术有限公司中标某重大项目，本应提供原告的产品，却向第三方采购了常州某环境公司的产品，后因原告举报，上海某环境技术有限公司发现第三方提交的产品并非原告或经原告授权的产品，项目被要求延期整改。该案认定常州某环境公司向第三方开具的发票总金额为51万余元。
审理中，原告向法院提供了同类上市公司的审计报告，证明该上市公司2018年年报所载的营业利润率为38.2%。
上海市浦东新区人民法院于2022年7月30日作出（2021）沪0115民初 44661号号民事判决：两被告立即停止实施侵犯原告注册商标专用权的行为；被告常州某环境工程有限公司赔偿原告经济损失63万余元及为制止侵权所支出的合理开支7万元；被告上海某环境技术有限公司就上述合理开支7万元承担连带责任。宣判后，两被告提起上诉。上海知识产权法院于2022年11月29日作出（2022）沪73民终656号民事判决：驳回上诉，维持原判。
裁判理由
本案的争议焦点为：两被告的涉案行为是否构成商标侵权，以及若构成侵权民事责任应如何承担。
一、关于商标侵权的认定。《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。该案中，被告常州某环境工程有限公司在与他人签订的购销合同中，明确在产品型号规格及品牌栏中注明与原告注册商标完全相同的字样，系商标性使用。且根据在案证据及生效裁判认定的事实，被告常州某环境工程有限公司为履行前述购销协议，向涉案重大项目提供了协议项下的侵权产品。故被告常州某环境工程有限公司未经许可与他人签订协议，生产、销售涉案侵权产品的行为构成商标侵权；被告上海某环境技术有限公司作为涉案项目的供货方，将常州某环境工程有限公司提供的侵权产品销售予他人，构成商标侵权。
二、关于惩罚性赔偿的适用。根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》的规定，对于被告常州某环境工程有限公司是否应适用惩罚性赔偿应考量其是否具有侵权故意及侵权情节是否严重两个要素。该案中，法院综合考虑以下情节，认定被告常州某环境工程有限公司具有侵权故意且情节严重：原告成立时间早，其水处理产品在相关领域知名度较高，且权利商标使用时间长，已为相关公众知晓并具有较高声誉；在先判决及在案证据均显示被告常州某环境工程有限公司与原告之间曾为合作关系，双方公司的法定代表人及股东之间存在邮件往来，作为同为水处理设备生产销售领域的企业，被告常州某环境工程有限公司应当清楚原告商标的基本情况，其在庭审中声称对于原告的商标及产品并不知情的意见难以为信；被告常州某环境工程有限公司明知原告曾遭受他人侵权的事实，仍与案外人签订协议，生产、销售侵犯原告注册商标专用权的产品，且协议约定的产品型号、品类与原告产品均完全相同；在先生效案件中，被告常州某环境工程有限公司作为该案所涉事实的相关方，曾向原告出具承诺函，并称不会再出现侵犯原告注册商标专用权的行为，但在本案中，其背弃承诺，明知涉案项目所需产品均为原告的产品并需随附产品合格证等相关证件，仍提供载有原告注册商标标识的侵权产品，且合同金额较大，最终致使项目延期整改，多方受损。综上，对于被告常州某环境工程有限公司应予适用惩罚性赔偿。
三、关于赔偿数额的确定。该案中，根据在案证据及各方在庭审中的陈述可以认定，被告常州某环境工程有限公司向涉案项目的供货金额为 510560元。同时，原告提供了案外同类公司的审计报告及其所载的营业利润率作为确定赔偿基数的事实依据，但法院认为，案外同类公司作为水处理设备领域中的知名企业，其企业规模、品牌效应、经营能力、营销推广能力均明显高于市场平均水平；38.2％系案外公司的营业利润率，而营业利润率不等于销售利润率；仍需考虑行业平均利润率及涉案商标知名度等情况。综上，法院按照25％计算被告常州某环境工程有限公司获利，即510560元×25%＝127640元，作为本案惩罚性赔偿的计算基数。另，综合考虑前述侵权情节，被告常州某环境工程有限公司主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素，法院对原告要求按照被告常州某环境工程有限公司侵权获利的4倍适用惩罚性赔偿的主张予以支持，并确定被告常州某环境工程有限公司应承担的赔偿总额应当为填平性赔偿数额与惩罚性赔偿数额之和，即为基数的5倍，共638200元。
四、关于被告上海某环境技术有限公司的责任承担。《中华人民共和国商标法》第六十四条第二款规定，销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。判断合法来源是否成立，应从销售商主观状态、侵权产品是否具有合法购货渠道、合理价格及明确的供货方等多方面进行考量。该案中，被告上海某环境技术有限公司在与第三方签订采购协议时，明确指定采购产品品牌，并在得知被告常州某环境工程有限公司提供的系侵权产品后积极维权，向原告提供其所需材料，并按照要求对涉案项目中的侵权产品进行整改。故法院认定被告上海某环境技术有限公司系销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者，不承担赔偿责任。
五、关于合理开支的责任承担。原告主张为制止侵权行为所支付的律师费7万元，依据该案的疑难程度、律师的工作量、本市律师服务业收费政府指导价标准等因素，法院对该主张予以支持。
裁判要旨
行为人因侵权行为与权利人达成和解并作出不再侵权的书面承诺函后，又再次实施相同侵权行为的，可以认定其具有主观故意且情节严重，适用惩罚性赔偿；在确定惩罚性赔偿基数的计算标准时，可以综合考虑侵权行为人的企业规模、经营能力、侵权行为范围和持续时间、侵权产品利润率、行业平均利润率及涉案权利商标知名度等因素。
关联索引
《中华人民共和国民法典》第123条、第179条、第1185条
《中华人民共和国商标法》第48条、第57条、第63条、第64条
一审：上海市浦东新区人民法院（2021）沪0115民初44661号民事判决（2022年7月30日）
二审：上海知识产权法院（2022）沪73民终656号民事判决（2022年 11月29日）
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