《刑事审判参考》：利用“专利维权”碰瓷行为应如何定罪？

一、基本案情

被告人李兴文，男，1982年×月×日出生，系上海科斗电子科技有限公司(以下简称科斗公司)、上海本星电子科技有限公司(以下简称本星公司)负责人，上海步岛实业有限公司(以下简称步岛公司)实际控制人。2018年2月13日被逮捕。

被告人李兴武，男，1987年×月×日出生，系步岛公司股东。2018年2月13日被逮捕。

上海市浦东新区人民检察院指控被告人李兴文、李兴武犯敲诈勒索罪，向上海市浦东新区人民法院提起公诉。

被告人李兴文辩称，其持有的专利权系合法有效的专利权，向相关被诉侵权方提起诉讼或者与其和解也是合法合理的，故不存在敲诈勒索犯罪行为。其辩护人的辩护意见是，李兴文用合法有效的专利权，通过诉讼或者谈判和解手段维护合法权益的行为不构成敲诈勒索；针对掌阅科技股份有限公司(以下简称掌阅公司)第二次提起的侵权诉讼指控事实中，科斗公司与步岛公司倒签协议的事实有一定瑕疵，但是否构罪仍需探讨，应从有利于被告人的角度，认定李兴文无罪。

被告人李兴武辩称，其对于李兴文敲诈勒索被害单位的大部分事实并不知情，只是帮助李兴文打印向证监会举报掌阅公司的材料以及在2017年9月陪同李兴文参与了和掌阅公司相关人员的谈判，并签订纠纷解决协议。其辩护人的辩护意见是，李兴武不知情。李兴武参与的行为并未影响被害单位掌阅公司上市进程，同时也没有非法所得，应当认定李兴武无罪。

上海市浦东新区人民法院经审理查明：

(一)科斗公司、步岛公司与掌阅公司之间专利诉讼的相关事实　　2017年3月至7月间，被告人李兴文在经营管理科斗公司过程中，因获悉掌阅公司正处于首次公开募股阶段，遂以科斗公司名义，先后多次以掌阅公司侵害其发明专利权(专利号为ZL201010523284.4，专利名称为“通过图像采集获取网络连接的数据传输方式及其系统”)为由，向北京知识产权法院、上海知识产权法院提起民事诉讼。掌阅公司在不认为构成侵权的情况下，对科斗公司名下的部分专利提出专利无效申请，但为避免影响首次公开募股进程，和李兴文为代表的科斗公司于2017年7月15日签订专利实施许可合同。该合同约定科斗公司将公司名下的持有或者控制的所有专利权、专利申请权普通许可给掌阅公司，许可期限为上述专利权的有效期内以及专利授权前的临时保护期。科斗公司在2017年7月17日前对上海知识产权法院(2017)沪73民初382号案件撤回起诉。掌阅公司在收到相关案件撤诉裁定和掌阅公司股票A股发行上市之后向科斗公司支付相应钱款。2017年7月19日，掌阅公司向科斗公司支付人民币50万元。

2017年7、8月间，被告人李兴文为了进一步迫使掌阅公司支付钱款，以倒签合同时间的方式，虚构了内容为科斗公司将其拥有的第ZL201010523269.X号发明专利(专利名称为“通过图像采集启动设备间数据传输的方式及其系统”)独家许可给已由其实际控制的步岛公司的知识产权许可合同(国家知识产权局正式备案该项专利的独占许可起始日系2017年9月20日)。后以步岛公司名义，向北京知识产权法院起诉掌阅公司侵害该项专利权，并授意高枫以步岛公司法定代表人身份至北京向证监会实名举报，披露已向掌阅公司提起专利权纠纷诉讼，证监会为此要求掌阅公司对侵权情况出具肯定性结论，该举报造成掌阅公司延迟挂牌上市。其间，李兴文伙同被告人李兴武与掌阅公司谈判，二被告人向被害单位相关代表谎称，科斗公司与步岛公司的独占许可合同在先，故第ZL201010523269.X号专利不受前期科斗公司与掌阅公司签订的普通许可合同约束，掌阅公司实际没有取得对该项专利的合法使用权，仍需再行支付相关费用。掌阅公司为避免影响上市进程，被迫和李兴文、李兴武代表的科斗公司、步岛公司签订纠纷解决协议，约定以和解费名义支付步岛公司人民币80万元，后掌阅公司实际支付人民币10万元。一审期间，李兴文、李兴武将该10万元予以退还。

(二)本星公司与厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称盈趣公司)之间专利诉讼的相关事实　　2017年9月，被告人李兴文在经营管理本星公司过程中，以本星公司名义，先后以盈趣公司侵害其拥有的“设有工作状态反馈功能的受控设备及遥控信号中转系统”等三项实用新型专利权为由，向厦门市中级人民法院提起民事诉讼，后双方在法院的主持下进行和解，盈趣公司在不认为构成侵权的情况下，为避免影响上市进程及时间成本等因素，和李兴文代表的本星公司签订和解协议，约定本星公司撤回对盈趣公司及关联方的全部专利权纠纷诉讼，本星公司及其关联方不得向盈趣公司及其关联方主张任何侵权事由；盈趣公司向本星公司支付补偿款。后盈趣公司以补偿款名义支付本星公司人民币28.2万元。诉讼期间，李兴文向证监会举报，披露已向盈趣公司提起专利权纠纷诉讼，使盈趣公司被证监会发行监管部要求核查

(三)科斗公司等三家单位与杭州古北电子科技有限公司(以下简称古北公司)之间专利诉讼的相关事实自2015年以来，被告人李兴文先后多次以古北公司侵害其多项专利权为由向法院提起民事诉讼。2015年6月，上海知识产权法院受理了科斗公司以古北公司侵害其拥有ZL201320459241.3等三项实用新型专利权为由提起的诉讼，经审理，上海知识产权法院作出了(2015)沪知民初字第362号等三份判决书，认定科斗公司胜诉，古北公司等单位构成专利侵权。2016年1月29日，古北公司提出对该三项专利的无效申请，国家知识产权局分别在2016年11月发文宣告三项专利无效。因不服上述无效宣告，科斗公司提出行政诉讼，2016年12月，北京知识产权法院受理了科斗公司向国家知识产权局专利复审委员会提出的针对上述三项专利的行政诉讼案件。2017年1月3日，上海市高级人民法院作出(2016)沪民终117号民事裁定书，认为涉案第ZL201320459241.3号专利正在进行行政诉讼，该专利处于不稳定状态，故撤销上海知识产权法院(2015)沪知民初字第362号民事判决，驳回科斗公司起诉。

2016年11月，上海知识产权法院受理了古北公司诉科斗公司恶意诉讼案件，后因双方于2017年3月达成和解，古北公司撤诉。古北公司称其不认为构成侵权，但为避免影响融资上市及消耗诉讼成本精力，最终愿意和解。和解内容是科斗公司、本星公司、上海聚然智能科技有限公司普通许可部分专利给古北公司，费用总计人民币22.5万元，后古北公司向上述三家公司支付了该费用。

(四)科斗公司等三家单位与杭州鸿雁智能科技有限公司(以下简称鸿雁公司)之间专利诉讼的相关事实2015年底开始，被告人李兴文在经营管理公司过程中起诉鸿雁公司侵害其多项专利权。为避免过高的诉讼成本等因素，2016年3月30日，鸿雁公司和科斗公司等三家单位签订专利实施许可合同，科斗公司、本星公司、上海聚然智能科技有限公司将持有的21项专利普通许可给鸿雁公司，许可费人民币5万元，后鸿雁公司支付上述费用至科斗公司账户。

上海市浦东新区人民法院认为，被告人李兴文、李兴武以非法占有为目的，采用要挟手段，强行索取公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的二被告人及其关联公司与掌阅公司的第一节涉案实得人民币50万元的事实及二被告人及其关联公司与盈趣公司、古北公司、鸿雁公司间专利诉讼及获利事实，依法不构成敲诈勒索罪，故对相关指控不予认定。根据二被告人在犯罪中的地位、作用，犯罪后果并结合二被告人的认罪态度、退赃退赔等情况，依照刑法第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人李兴文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元；

二、被告人李兴武犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。

宣判后，上海市浦东新区人民检察院不服，提出抗诉，认为原判未认定起诉指控的四节事实构成敲诈勒索罪，属于适用法律错误，导致量刑畸轻。被告人李兴文、李兴武亦不服，提出上诉，认为其所有行为均不构成敲诈勒索罪。

上海市第一中级人民法院审理认为，一审判决对李兴文、李兴武定罪准确、量刑适当，且审判程序合法。据此，依照刑事诉讼法第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定驳回抗诉、上诉，维持原判。

二、主要问题

(一)如何区分合理的专利维权行为与敲诈勒索行为？

(二)专利权方与他人恶意串通，利用诉讼并举报的方式胁迫被害单位进而获取钱款的行为如何定性？

三、裁判理由

(一)正常专利维权行为与敲诈勒索行为的区分

本案中，对于被告人李兴文实施的其关联公司与掌阅公司(第一节事实)、盈趣公司、古北公司、鸿雁公司之间的专利诉讼及获利行为如何定性有两种观点：第一种观点认为，李兴文不以正常的生产经营为主要目的使用专利，而是将申请的专利大量用于专利诉讼索赔，即在企业上市融资等关键节点以对方侵权为由提出诉讼并以此获取补偿款或者专利实施许可费，这种行为已对相关企业造成威胁，符合敲诈勒索罪的基本特征，构成敲诈勒索罪；第二种观点认为，李兴文虽然选取了企业上市融资等关键节点提起诉讼，但其提起专利诉讼的合法依据不能完全否认，大部分专利权是其或者其所属公司所有，并经国家知识产权局确认有效的专利权，故当李兴文提出侵权之诉的时候，只表明他有维护正当权利的目的，而这不能等同于非法占有财物的目的，对于这部分事实不宜认定为犯罪。

我们同意第二种观点，理由如下：敲诈勒索犯罪是一种财产犯罪。财产犯罪侵犯的是他人的财产权益。如果财产转移具有合法根据，则不能认定为财产犯罪。根据专利法的相关规定，依法定程序取得专利并受法律保护的发明创造成果主要包括发明、实用新型和外观设计三种。通过依法申请专利、取得专利权并承担相应义务的专利权人利用专利依法获得财物的主要依据是专利许可费、因专利侵权或可能专利侵权获得的赔偿或和解费、专利转让费。本案该部分事实中，被告人李兴文或其关联方持有行政管理部门确认有效的专利权，其认为上述四家企业的产品、技术方案等有侵犯其或其关联方专利权的可能性，要求法院确认侵权事实和索要赔偿，后与对方签订协议并以此获得了许可费或者和解费，上述费用的取得均在专利法规定范围之内。

1．关于被告人李兴文及其关联方从掌阅公司、古北公司、鸿雁公司取得的专利实施许可费

实施许可费来源于李兴文及其关联方和掌阅公司、古北公司、鸿雁公司签署专利实施许可合同，合同分别约定李兴文及其关联方将其所有的全部或者部分专利(包括发明专利和实用新型)普通许可给对方公司。根据专利法第十二条规定：“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费……”第四十五条规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”第四十六条规定：“专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。对国务院专利行政部门宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。”从上述法律可以看出，一方面，掌阅公司、古北公司、鸿雁公司作为被许可方，有义务按照合同约定的内容向李兴文及其关联方支付专利权普通实施许可的费用；另一方面，如果掌阅公司、古北公司、鸿雁公司认为李兴文及其关联方被授予的专利权违反了专利法的规定，可以向专利行政部门提起无效宣告请求。无效宣告请求人或者专利权人对专利行政部门决定不服的，可以进一步提出行政诉讼。如果因专利权无效导致合同终止的，也应按照双方的约定进行许可费用的返还和赔偿造成的损失。由此可以看出，专利法赋予了专利权人通过专利许可等方式获得许可费用的权利。许可费用的具体金额可以由许可方和被许可方根据专利技术状况、实施的行为与期限、被许可方可能获得的经济利益等多方因素综合考虑而加以确定。虽然掌阅公司等企业也利用申请专利无效的程序来防止专利行政机关对李兴文及其关联方的不当授权，但是由于专利权无效宣告的过程非常繁复，交叉诉讼、循环诉讼情况时有发生，诉讼时间较长，故签订专利实施合同不失为权宜之计。而李兴文及其关联方确有利用专利无效程序繁复这一弊端之嫌，但从在案证据可以确定的是，李兴文及其关联方的确系许可专利的权利人，那么其在合同约定范围内，普通许可他人实施自己专利技术并以此获取专利实施许可费用是完全符合法律规定的。

2．关于被告人李兴文及其关联方从盈趣公司取得的和解费

专利法第六十五条规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理……”第七十一条第一款至第三款规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”从上述法律规定可以看出，专利侵权行为要承担相应的法律责任，其中，侵权方承担责任最重要的方式就是向权利人赔偿损失。法律赋予专利权人以诉讼、协商等方式解决双方纠纷的权利；若侵权事实存在，专利权人有获得经济赔偿的权利。因此，在该部分事实中，李兴文及其关联方通过提起专利诉讼与盈趣公司签订协议，获得和解费的行为是在专利权人依法保护自身权益的行为范畴之中。有观点认为李兴文及其关联方与盈趣公司达成和解获取财物的依据并不是法院确认了侵权事实，故李兴文的行为无合法依据。我们认为，即使法院未评判侵权事实是否存在，但只要李兴文提起诉讼所依据的专利权是真实有效的，就不能排除双方协商一致的原因系“可能侵权事实”等因素的存在。换而言之，因为现有证据不能排除“取得财物行为具有合法(指民事或者行政等相关法律)根据”的合理怀疑，就不能认定被告人取得财物的行为是犯罪行为。不能因为行为人的很多专利未用于生产经营，而是通过诉讼获得了补偿款或者许可费，就主观推断“李兴文多多少少有‘非法占有’的意思，大概率是没有侵权事实的存在就拿到钱款”，进而得出该行为构成犯罪的结论。

(二)被告人虚构专利独占许可的行为具有违法性

对于关联公司与掌阅公司发生的第二节事实，辩护人提出，科斗公司仍是合法的专利权人，专利权人和对方公司的和解协议具有民事合法性，二被告人所实施的这部分行为也不能认定为犯罪。

我们认为，被告人李兴文的关联企业享有专利权，但是行为人并不是以此为筹码胁迫对方，被害单位也并非因为该专利权归属于科斗公司而产生恐惧心理处分财产。二被告人提出胁迫的筹码是步岛公司享有专利独占使用权，掌阅公司对步岛公司构成专利侵权，而实际上这个独占许可完全是被告人虚构的。李兴文及其关联方第一次与掌阅公司签订的专利实施许可合同已经将包含第ZL201010523269.X号发明专利在内的专利权普通许可给了掌阅公司，但其为了非法获利，制造了第ZL201010523269.X号发明专利不包含在前一份许可合同之内的假象，通过倒签合同虚假许可的方式，将步岛公司包装成专利的“被独占许可方”。被告人之所以不以科斗公司的名义再次提出诉讼或者举报，是因为在科斗公司与掌阅公司签订的许可合同中双方已经约定了对第ZL201010523269.X号发明专利使用的权利义务，其不能再以掌阅公司侵权为由提起诉讼。所以被告人只能制造虚假的权利主体再次提出诉讼和举报，以此达到非法取财的目的。

该节事实判断的关键点是二被告人取得钱款的依据是否合法。因为在财产犯罪中，刑事违法性判断是在法秩序统一原则下的违法相对性判断，财产转移行为在民事等相关法律范畴内是违法的前提下，才有可能在刑法范畴内认定有罪。本案中被告人李兴文、李兴武取得钱款的根据是与掌阅公司签订的第二份纠纷解决协议。该份协议看似是平等民事主体之间的约定，实则没有民事合法的可能性。虽然科斗公司也作为协议的一方签订合同，但是该协议约定的和解费不是科斗公司作为专利权人获得的转让费、许可费或者侵权赔偿款。科斗公司没有与掌阅公司再次协商许可费用高低的问题，也无商谈专利权转让事宜，同时科斗公司与掌阅公司签订的第一份许可合同已经生效，掌阅公司对科斗公司也不构成专利侵权。协议另一方步岛公司并不是真实的专利权方、专利实施被许可方，其不能以第ZL201010523269.X号发明专利为由向掌阅公司提出财产诉求。第二份纠纷解决协议的订立是由科斗公司与步岛公司之间那份虚假的“独占许可合同”的衍生物。而“独占许可合同”是二被告人恶意串通，损害掌阅公司利益的合同，是民事上的无效合同，不具有合法性。故在此基础上签订的纠纷解决协议具有违法性。

(三)被告人以虚构的专利独占许可提起诉讼，依法构成敲诈勒索罪中的“以胁迫方式”勒索财物

敲诈勒索罪是以暴力或者胁迫手段使对方产生恐惧心理进而取得财产的犯罪。这里的胁迫一般是指对被害人以“恶害”相通告。实践中，有观点认为只有行为人主动向被害方以明示的言辞方式提出恶害通告才能认定为胁迫，我们认为这个观点并未准确把握敲诈勒索罪中“胁迫”的实质内涵。具体理由如下。

第一，敲诈勒索罪中的胁迫，并不要求行为人必须是对被害方提出通告，也可以是向第三方提出进而转告被害人，同样也能达到胁迫的效果。

第二，敲诈勒索罪中的胁迫，并不要求行为人必须是以明示的、言辞的方式向被害方提出通告，也可以是以暗示的、行为的方式胁迫被害人。这类案件中，行为人往往掌握了被害人的弱点，被害人也十分清楚威胁的内容，行为人此时利用优势地位以行为的方式加以威胁也能达到言辞威胁同样的效果。比如，有些针对酒驾人员的碰瓷行为，行为人往往通过围追堵截逼停被害人，然后停车报警对方酒驾。此时被害方一看对方报警就会同意和解，并支付高额的和解费用。这里的报警行为实际就是一种胁迫。

第三，敲诈勒索罪中的胁迫，必须要达到使被害人产生恐惧心理的程度。在不涉及市场环境背景下的敲诈勒索案件，是否达到恐惧的心理程度应当根据一般人的生活经验法则加以判断，比如，根据行为发生的地点、行为方式、勒索财物数额大小等因素加以判断；而在涉及市场环境背景下的敲诈勒索案件，除一般人的生活经验法则之外还需要考虑国家政策导向、被害人资金环境松紧程度、行政监管的强弱程度等因素加以综合判断。

本案中，被告人李兴文、李兴武及其二人的关联公司与掌阅公司之间发生第二节事实时，被害单位处于上市融资的关键时期，前期已经付出大量人力和物力，但李兴文等人的虚假诉讼和举报行为，导致公司上市进程一再耽搁，这会对企业运营带来重大不利影响，故被害单位“迫不得已”同意与对方协商。虽然被告人商谈时并未使用“如果不给钱就……”等强烈威胁性言语，而是让对方公司“花钱买撤诉”，但当先行的诉讼和举报已经具备一定的胁迫效果，再加上后续压制式的谈判，结合被害单位资金成本、政府监管等因素，可以判断二被告人实际上已经实施了足以使被害单位产生恐惧心理的胁迫行为。在本案的该节事实中，被告人李兴文、李兴武的行为同时触犯虚假诉讼罪与敲诈勒索罪，属于想象竞合犯，应从一重罪以敲诈勒索罪定罪处罚。

综上，一审、二审法院对二被告人实施的上述行为，以敲诈勒索罪定罪处罚是正确的。

(撰稿：上海市浦东新区人民法院　金　果

审编：最高人民法院刑二庭　于同志)